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中国专利诉讼案例简介

2016-12-01

目前,在中国的专利诉讼案件中,最主要的是专利行政诉讼和专利侵权诉讼这两种类型。专利行政诉讼主要涉及权利的存续,其主要包括专利授权诉讼和专利确权诉讼,前者是针对复审决定不服而提起的行政诉讼,后者是针对无效宣告请求审查决定不服而提起的行政诉讼。专利侵权诉讼涉及权利的行使。

下面,针对专利行政诉讼和专利侵权诉讼各举一个案例进行说明。
一、专利行政诉讼—涉及组合物发明的专利确权诉讼
1. 背景简介
在化学领域,组合物发明占据了相当大的比例。而组合物发明的创造性,则是审查员审查的重点。在作为审查依据的《审查指南》和作为内部审查标准的《操作规程》中,对于组合物发明都没有给出明确的审查标准,造成不同审查员之间掌握的标准不尽相同,审查结果差异也比较大,例如对于预料不到的技术效果的认定以及预料不到的技术效果在创造性判断中的地位差异较大。此外,对于组合物发明创造性的判断,法院与专利复审委员会(以下简称“复审委”)之间的分歧也比较大。
2. 典型案例
【新日铁(2013)高行终字第1754号】
2.1 简单案由和裁判
2011年9月7日,自然人李建新针对专利权人新日铁住金不锈钢株式会社第200780016464.X号发明专利,向复审委提出了无效宣告请求,请求宣告本专利授权公告的权利要求1~12全部无效,同时提交了附件1~6作为证据。
2011年11月23日,新日铁住金会社针对上述无效宣告请求提交了意见陈述书,并提交了证据1~5,同时对权利要求书进行了修改。
2012年5月18日,复审委作出第18653号决定,宣告本专利权无效。
一审判决:维持复审委作出的第18653号决定。
二审判决:鉴于原审判决及第18653号决定对本专利权利要求7的评述有误,对原审判决及第18653号决定予以撤销,复审委应当重新作出无效宣告请求审查决定。
2.2 案例评析
第200780016464.X号发明专利涉及一种耐腐蚀性优良的铁素体系不锈钢,其中争议的权利要求7限定了各组分的含量;附件4作为最接近的现有技术,公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。二者元素组成相同,并且,复审委和两审法院均认定区别技术特征在于:权利要求7中Mn、Ti的含量范围落入附件4公开的上述元素的含量范围内。在上述区别技术特征的认定基础上,复审委与上述北京市第一中级人民法院(以下简称“一审法院”)、北京市高级人民法院(以下简称“二审法院”)有关创造性评判的主要观点如下:
复审委认为:
本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用,且附件4同样公开了本领域技术人员可以根据需要调节Mn和Ti的用量,但不能超过其下限值和上限值;此外,附件4中多个实施例中Mn和Ti含量落入本专利权利要求范围内。因此,本领域技术人员在附件4的基础上容易根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用Mn、Ti的含量,即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择,其技术效果是可以预料的,本专利中也没有证明该小范围的选择产生了预料不到的技术效果。因此,基于所确定的区别技术特征及其实际解决的技术问题,本专利权利要求7相对于附件4不具备创造性。
针对专利权人争辩的本专利的比较例C16能够证明因Cr含量的不同导致本专利耐间隙腐蚀性优异的观点,复审委认为,比较例C14、C15、C16的产品最大侵蚀深度均在800μm以上,耐间隙腐蚀性差,其中C14和C15中Cr含量分别为14.86%和15.22%,同时在本专利和附件4所述的范围之内,故该实验数据不足以证明C16产品的性能结果是仅由Cr含量的不同所致,且Cr含量范围并不是权利要求7与附件4之间的区别特征,因此,本专利相对于附件4没有取得预料不到的技术效果。
一审法院认为:
发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果,而其预料不到的技术效果也是确认其“实际要解决的技术问题”的关键所在。因此,需要考虑本专利说明书中是否有证据表明,该区别的存在使得权利要求7具有了预料不到的技术效果,使不锈钢具有耐间隙腐蚀性的效果,方能以此确定其“实际要解决的技术问题”是改善耐间隙腐蚀性。如果专利权人无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别所致,那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得“高温下具有优异强度”这一效果,在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢。
本专利说明书中只有编号为Cl的钢涵盖在权利要求7的范围内,但其与比较例C14-C16相比,由于多种元素的含量均存在差异,并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性,故本领域技术人员为了获得“高温下具有优异强度”这一效果,在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的,因此,权利要求7相对于附件4不具备创造性。
二审法院认为:
涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中,当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时,不能机械地适用“三步法”,应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。
本案权利要求7属于附件4的技术方案的选择发明,该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。根据本专利说明书的记载,权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢,从本专利说明书记载的实验数据可知,本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm,而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看,本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%,可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果,具备创造性。
2.3 小结
在上述案例中,复审委认为,预料不到的技术效果仅是创造性判断中的辅助因素,应当是由区别技术特征直接带来的,否则不接受发明的创造性。一审法院也持有类似的观点。
而二审法院则认为,只要组合物发明整体产生了预料不到的技术效果,就可直接认定发明具备创造性,而无须考虑该效果是否是由区别技术特征直接产生的。
3. 代理人建议
由代理人的代理工作来看,对于预料不到的技术效果,在专利局和复审委内部,实质审查员和复审审查员仍坚持上述的复审委的观点,即,预料不到的技术效果仅是创造性判断中的辅助因素,应当是由区别技术特征直接带来的,否则不接受发明的创造性。他们认为,虽然有二审法院的上述判例,但这仅是对于个案的判例,对于专利局和复审委的审查并不具备普遍的约束力。除非专利局和复审委内部就此问题出台统一的审查标准,否则,他们仍采取上述审查标准。
基于这种现状,代理人提供如下建议:
在申请专利前,充分检索现有技术,在撰写专利申请文件时,针对每个关键的技术特征的技术效果进行详细说明,并给出相应的实施例和比较例。
在答复审查意见或复审阶段,可以针对关键的区别技术特征提供追加实验,以证明由区别技术特征带来了预料不到的技术效果。但前提是,本申请说明书中已经记载了该效果,并针对该效果给出了具体的实验数据。
如果处在类似上述案件的情况下,建议提起诉讼,以期法院能给出不同于复审委的观点。(未完待续)
作者:化学生物部 王未东